浙江省高级人民法院民事判决书（2005）浙民三终字第167号

    上诉人（原审原告）建发电器制品(深圳)有限公司，住所地广东省深圳市宝安区新安镇固戍村。
    法定代表人梁翰佳，董事长。
    委托代理人(特别授权代理)陈玉秋，男，该公司总经理助理，住广东省深圳市宝安区新安镇固戍村。
    委托代理人(特别授权代理)吴秋星，江苏苏州兴吴律师事务所律师。
    被上诉人（原审被告）中基宁波对外贸易股份有限公司，住所地浙江省宁波市雅戈尔大道1号。
    法定代表人李如成，董事长。
    委托代理人(特别授权代理)陈小放，浙江甬信律师事务所律师。
    被上诉人（原审被告）宁波保税区奇德国际贸易有限公司，住所地浙江省宁波市保税区国际发展大厦608—E。
    法定代表人钟健，总经理。
    委托代理人(特别授权代理)陈小放，浙江甬信律师事务所律师。
    被上诉人（原审被告）诸暨市成功电器电源有限公司，住所地浙江省诸暨市里浦村。
    法定代表人成建军，董事长。
    上诉人建发电器制品(深圳)有限公司(以下简称建发公司)因商标侵权纠纷一案，不服宁波市中级人民法院2005年5月11日作出的(2004)甬民二初字第338号民事判决，向本院提起上诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2005年8月25日公开开庭进行了审理。上诉人建发公司的法定代表人梁翰佳以及委托代理人陈玉秋、吴秋星，被上诉人中基宁波对外贸易股份有限公司(以下简称中基公司)与宁波保税区奇德国际贸易有限公司(以下简称奇德公司)的委托代理人陈小放到庭参加诉讼。被上诉人诸暨市成功电器电源有限公司(以下简称成功公司)经本院合法传唤，无正当理由未到庭。本案现已审理终结。
    原判认定：2002年3月21日，梁杰向国家商标局申请注册“SUNCA”和“新佳”图文组合商标并予获准，商标注册证号为第1734013号，核定使用商品为第9类，包括电池、电池充电器、蓄电池等，有效期自2002年3月21日至2012年3月20日。经国家商标局核准，2003年9月21日梁杰将前述注册商标转让给建发公司使用。为加大对该商标的保护力度，建发公司在国家海关总署申请了知识产权海关保护，保护期限自2004年1月29日至2011年1月28日。2004年12月12日，宁波海关以侵犯建发公司注册商标为由，查处了一批由中基公司申报出口的蓄电池。经查，该产品系成功公司按照销售商奇德公司的指令进行生产，产品及外包装上的建发公司“SUNCA”商标等相关标识也系奇德公司要求成功公司制作，货物数量1400箱共计28000个，案值人民币181760元。目前，该批货物已被海关没收，18180元罚款也已全数缴纳。
    原审法院认为，建发公司依法受让取得的“SUNCA”和“新佳”图文组合注册商标专用权应受法律保护。成功公司未经建发公司许可，在与建发公司核定使用的商品(蓄电池)上使用与其注册商标相同的商标，构成商标侵权，应承担相应的民事责任。奇德公司作为该侵权商品的销售商，也负有一定责任。考虑到本案制造商成功公司系按照奇德公司的指令生产，包装及产品上的侵权标识也是应奇德公司要求而制作，故成功公司和奇德公司系共同实施侵权行为，应共同赔偿建发公司经济损失。中基公司作为外贸代理公司理应遵守商标法和海关法中365体育投注_nba比分直播-【唯一授权牌照】@：知识产权保护的相关规定，在代理业务中对出口商品状况包括知识产权情况进行认真审查，以避免侵权事件的发生。但在本案中，中基公司没能尽到上述义务，甚至连货物的种类也未进行必要审查，依照《民法通则》相关规定，其对奇德公司应负责任部分承担连带责任。至于赔偿数额，因建发公司未能证明侵权获利或损失情况，综合侵权行为性质、期间、后果、建发公司商标商誉及其为制止侵权行为所支出的合理费用等因素予以确定。综上，建发公司要求奇德公司停止销售、成功公司停止制造侵权产品以及要求赔偿损失的诉请基本成立，但因其未能提供成功公司生产侵权产品的库存和模具情况，故针对销毁库存产品和模具部分的请求不予支持。建发公司还要求成功公司、奇德公司以及中基公司在全国性报纸上赔礼道歉，因侵权产品在出关前已被海关没收，鉴于成功公司、奇德公司以及中基公司已在庭审中多次公开致歉，故其要求登报道歉的请求不再支持。中基公司365体育投注_nba比分直播-【唯一授权牌照】@：其作为奇德公司代理人，不知道侵权不承担赔偿责任的辩解没有法律依据，也不予支持。奇德公司认为，该公司已披露了侵权产品的来源可免于赔偿，因奇德公司与成功公司属共同侵权，故该披露不构成奇德公司免责的法定理由。
    据上，原审法院依照《中华人民共和国民法通则》第六十七条、第一百一十八条、第一百三十四条第(一)、(七)项，《中华人民共和国商标法》第五十二条第(—)、(二)、(五)项、第五十六条第二款、最高人民法院《365体育投注_nba比分直播-【唯一授权牌照】@：审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十六条的规定，判决：一、中基公司、奇德公司和成功公司立即停止对建发公司第1734013号注册商标专用权的侵害；二、奇德公司和成功公司于本判决生效之日起十五日内共同赔偿建发公司经济损失4万元；三、中基公司对奇德公司上述第二项赔款承担连带责任；四、驳回建发公司其他诉讼请求。案件受理费7010元，由建发公司负担3038元，奇德公司和成功公司负担3972元。
    宣判后，建发公司不服向本院提起上诉，请求本院变更原判第二项，并提出四点上诉理由：
    1、上诉人因侵权损失惨重。
    上诉人是一家大型港资企业，以生产应急灯、蓄电池为主。自创的“SUNCA”“ SUNCA KMAX”及图形商标，每年都投入巨资作大量的广告、宣传，及参加各种大小国内外展览。经过十多年的努力，该商标品牌在中东、印度，中南美洲市场已是家喻户晓。被上诉人的侵权行为，给建发公司造成了重大经济损失，使企业产品销售量急剧萎缩，出口定单也急剧减少，工厂大量裁员，纳税大幅减少。因此，原判赔偿数额过低，不能有效遏制侵权行为。
    2、一审判决未考虑被上诉人恶意侵犯商标权的情节。
    被上诉人恶意侵犯本商标，从被上诉人自己向法庭提交的证据就可以看出，奇德公司和成功公司已经不止一次出口了侵权产品，根据最高人民法院有关解释的规定，人民法院在确定赔偿数额时，首先应当考虑的是侵权行为的性质，而一审判决未充分考虑上述二被上诉人多次侵权的严重情节。
    3、为制止侵权上诉人花费巨大损失严重。
    为制止被上诉人的侵权行为，建发公司支付了不下二万的差旅费和二万元的律师代理费，还向宁波海关支付了87750元的担保金。另外，该侵权行为还给建发公司造成了市场份额减少的经济损失以及商誉损失。而一审法院判决三被上诉人共同赔偿四万元，尚不够上诉人所支付的差旅费和律师费。
    4、应当将商标许可合同作为判决赔偿的参照依据。
    建发公司将本商标许可他人使用，并已经实际收取了被许可人支付的许可使用费，应当将许可使用费作为判令被上诉人赔偿的一个主要因素。
    被上诉人中基公司与奇德公司答辩称，公司的上诉理由不能成立，请二审法院依法驳回上诉，维持原判，理由如下：
    1、二被上诉人确实实施了侵犯上诉人商标专用权的行为，给上诉人造成了相应的损失。但是，被上诉人侵权行为期间短、数额小，未造成严重后果。
    2、一审中当事人各方提交的证据及法院查明的事实并不能证明二被上诉人实施了多次侵权行为，且上诉人在上诉状中并未对一审查明的事实部分提出上诉。
    3、一审中，上诉人并未提供为制止侵权行为所支付的合理费用的差旅费及律师费等证据。至于向海关支付的担保保证金不是其损失，该费用可从海关全额退回。
    4、上诉人主张的以30万元的许可费作为损失赔偿额的主张不应得到支持。该许可费，仅有收款收据，没有税务部门的正式发票，故不具有法定的结算效力。同时，又没有实际支付使用费的有效凭证相印证，许可合同也未依法经商标局备案。
    二审期间，上诉人建发公司提供了两份证据。第一份是历年商标侵权厂家一览表，用以说明在其他的诉讼当中建发公司所得到的赔偿额，并以此说明原判的赔偿数额偏低。第二份证据是建发公司出口逐年减少以及市场萎缩的证据。中基公司与奇德公司对这两份证据质证认为：第一份证据不属二审新证据，且与本案没有关联性；第二份证据也不是二审新证据。
    本院经审查认为，建发公司提供的第一份证据为本案一审前已经存在的事实，并且不是证明本案侵权事实的直接证据，不属于二审新证据。第二份证据属于在一审举证期间上诉人就可以向法庭提供的一审证据，依据最高人民法院《365体育投注_nba比分直播-【唯一授权牌照】@：民事诉讼证据的若干规定》，该份证据也不能作为二审新证据使用。
    本院经审理查明，各方当事人对原审法院认定的基本事实以及判令中基公司、奇德公司和成功公司立即停止侵权，并由中基公司对奇德公司赔款承担连带责任等并无异议，本院予以确认。
    根据建发公司的上诉和中基公司与奇德公司的答辩，双方对以下问题存在争议：1、本案可否以涉案许可合同作为赔偿依据以及原判赔偿额是否过低？2、上诉人主张的调查费和律师费是否应该支持？
    依据原审的证据，针对双方当事人二审争议的焦点，本院分析认定如下：
    一、365体育投注_nba比分直播-【唯一授权牌照】@：本案可否以涉案许可合同作为赔偿依据以及原判赔偿额是否过低的问题
    本院审理查明，建发公司一审中提供了两份商标使用许可合同及一份收款收据，以证明其将两件注册商标许可给其他公司使用以及商标使用许可费每年30万元。其中，第一份许可合同的被许可人是中山市东风镇新佳电器制品厂，许可商标是涉案1734013号“新佳SUNCA及图形”商标；第二份许可合同的被许可人是中山市顺发电池塑料有限公司，许可商标是案外1444498号“新加菱电SUNCA KMAX及图形”商标；收款收据系中山市顺发电池塑料有限公司出具，项目是支付建发公司一年30万元的“商标使用许可费”。另外，该两份许可合同并没有在商标局备案。
    本院认为，上述两份商标使用许可合同中，第二份未涉及涉案商标，与本案不具有关联性，本院不予认定；第一份虽涉及本案商标，与本案具有关联性，但是根据《中华人民共和国商标法》第四十条第三款的规定，商标使用许可合同应当报商标局备案，而该份商标使用许可合同未报商标局备案。并且，建发公司提供的收款收据中的付款人为中山市顺发电池塑料有限公司，亦非该份商标使用许可合同的被许可人中山市东风镇新佳电器制品厂。综上，建发公司仅凭一份未报商标局备案的商标使用许可合同，又无其它证据可以互相印证，无法证明涉案“新佳SUNCA及图形”商标使用许可费为每年30万元。因此，其以许可合同作为赔偿依据的上诉理由不能成立。
    另外，《中华人民共和国商标法》第五十六条第二款规定，侵犯商标专用权的赔偿数额，在侵权人因侵权所得利益，或者被侵权人因被侵权所受损失难以确定时，人民法院根据侵权行为的情节判决给予五十万元以下的赔偿。最高人民法院《365体育投注_nba比分直播-【唯一授权牌照】@：审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十六条第二款也规定，人民法院在确定赔偿数额时，应当考虑侵权行为的性质、期间、后果，商标的声誉，商标使用许可费的数额，商标使用许可的种类、时间、范围及制止侵权行为的合理开支等因素综合确定。本案中，建发公司不能证明侵权人因侵权所得利益，或者其因被侵权所受损失，而且也不能证明商标使用许可费的数额。因此，原审法院酌定赔偿数额为4万元，与法有据，并无不当，建发公司365体育投注_nba比分直播-【唯一授权牌照】@：原判赔偿额过低的上诉请求不能成立。
    二、365体育投注_nba比分直播-【唯一授权牌照】@：上诉人主张的调查费和律师费是否应该支持的问题
    根据最高人民法院《365体育投注_nba比分直播-【唯一授权牌照】@：审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十七条的规定，当事人可以主张制止侵权行为所支付的合理开支，包括权利人或者委托代理人对侵权行为进行调查、取证的合理费用，以及符合国家有关部门规定的律师费用。本案中建发公司虽然提出调查取证费和律师代理费的主张，却没有提供相应的证据，而原审法院在综合确定赔偿数额时，业已考虑了建发公司制止侵权行为的合理开支这一因素，亦即原审法院已经把本案中建发公司实际支出的调查取证费和律师代理费计算在4呐獬プ芏钪凇Ｒ虼耍ǚ⒐�365体育投注_nba比分直播-【唯一授权牌照】@：原审法院应当支持调查费和律师费并据此要求改变原审判决的上诉理由也不能成立�?
    综上，本案系商标侵权纠纷。建发公司受让取得的“新佳SUNCA及图形”注册商标专用权依法受到保护。成功公司未经建发公司许可，在同类商品(蓄电池)上使用与其注册商标相同的商标，奇德公司则作为销售商，指令成功公司生产涉案蓄电池和制作包装及产品上的侵权标识，故成功公司和奇德公司均侵犯了建发公司 “新佳SUNCA及图形”注册商标专用权，应共同承担赔偿建发公司经济损失的民事责任。中基公司作为专业外贸公司，在本案中没有认真审查货物的种类等出口商品的基本情况，也没有遵守商标法和海关法中365体育投注_nba比分直播-【唯一授权牌照】@：知识产权保护的相关规定，应对奇德公司所负责任承担连带责任。因建发公司未能证明侵权获利或损失情况，原审法院综合本案中侵权行为性质、期间、后果、建发公司商标商誉及其为制止侵权行为所支出的合理费用等因素，酌定赔偿4万元，并无不当。据此，建发公司的上诉理由不能成立，本院不予支持。原判认定事实清楚，适用法律正确。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第（一）项之规定，判决如下：
    驳回上诉，维持原判。
    二审案件受理费7010元，由上诉人建发公司负担。
    本判决为终审判决。

    审　判　长　苗青
    代理审判员　方双复
    代理审判员　王胜东
    二○○五年九月三十日
    书　记　员　郭剑霞